L’action en contrefaçon de marque permet de protéger les droits des titulaires de marques. C’est une action judiciaire qui vise à sanctionner les atteintes portées à la marque, et réparer le préjudice subi. Le Code de la propriété intellectuelle (CPI), définit les droits conférés par la marque et les sanctions encourues en cas de violation.

Cet article se propose de présenter de manière précise et détaillée les contours de l’action en contrefaçon de marque.

Les conditions de l’action en contrefaçon de marque

Le droit d’agir en justice

Pour engager une action en contrefaçon, le plaignant doit démontrer qu’il est titulaire d’une marque valablement enregistrée et protégée (L.716-4-2 CPI).

L’action en contrefaçon concerne principalement le titulaire du droit de marque. Elle est recevable pour les faits postérieurs à la publication de la demande d’enregistrement (CPI, art. L. 716-4-1). En cas de transfert de droits, l’action est recevable après la publication du titre d’acquisition au registre national des marques.

Le licencié, exclusif ou non, peut agir en contrefaçon avec l’accord du titulaire, sauf stipulation contraire. Le licencié exclusif peut agir si le titulaire n’exerce pas ce droit après mise en demeure dans un délai raisonnable (CPI, art. L. 716-4-2).

Délai d’action

L’article L. 716-4-2 précise que l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer

Compétence des tribunaux

Les actions civiles concernant les droits de propriété industrielle relèvent du tribunal judiciaire. Seules certaines juridictions ont une compétence exclusive en la matière : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France.

La Cour de cassation rappelle le caractère strict de cette disposition (Cass. com., 14 oct. 2020, no 18-21.419).

L’atteinte au droit de la marque et confusion de marques

La contrefaçon de marque se produit lorsqu’une personne non autorisée exploite la marque d’un titulaire sans son autorisation. L’atteinte à la marque peut résulter de la reproduction, de l’imitation ou de l’apposition du signe litigieux. En cas de reproduction identique de la marque, il y a contrefaçon.

A contrario, l’action en contrefaçon fondée sur la confusion de marques fait l’objet d’une analyse détaillée par les juges. Il s’agit de vérifier la similitude entre deux marques. Plus précisément vérifier si l’exploitation d’une marque entraine un risque de confusion dans l’esprit du public à l’égard d’une autre marque. Ce risque doit être apprécié globalement, en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents, tels que la similitude des signes, des produits ou services, et la notoriété de la marque.

Critère de la confusion de marques

Plus ces similarités prises dans leur ensemble sont importantes, et plus se caractérise un risque de confusion pour le consommateur. Et s’il y a risque de confusion, il y a contrefaçon.

La comparaison des signes s’apprécient différemment selon la qualification du signe. Par exemple, pour comparer deux signes verbaux, on fait trois analyses.

• Analyse visuelle : C’est-à-dire combien de lettre sont différentes dans le mot.
• Analyse phonétique : Il s’agit de prendre en compte le nombre de syllabes similaire mais aussi le positionnement. La syllabe d’accroche est la plus importante (la 1er).
• Analyse conceptuelle (ou intellectuelle) : Il s’agit dans ce cas de prendre en compte le sens des mots.

Les juges ont une analyse très rigoureuse sur ce type de contentieux (Cour. Cass. 27 mars 2019, Pourvoi nº 17-18.733 ; pour un recours contre décision de l’INPI CA Bordeaux 25 octobre 2022, nº 21/05929).

La preuve de la contrefaçon

Le titulaire de la marque doit établir que le défendeur a utilisé, sans son autorisation, un signe identique ou similaire à sa marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires.

Les moyens de preuve

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens (CPI, art. L. 716-4-7).  Les recours aux mesures d’instruction in futurum peuvent être utilisée (art.L.145 CPC).

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut également solliciter une saisie-contrefaçon (CPI, art. L. 716-4-7, al. 2). La saisie-contrefaçon est une procédure rapide et non contradictoire permettant au titulaire d’un droit de marque de recueillir des preuves en cas de soupçon de contrefaçon.

Elle autorise l’huissier, éventuellement accompagné d’un expert, à accéder à des locaux pour trouver des preuves de contrefaçon. Cette procédure est très souvent mise en œuvre.

Enfin, les douanes peuvent retenir des marchandises suspectées de contrefaçon à la demande du titulaire des droits ou d’office (article L. 716-8 du CPI). La retenue dure dix jours ouvrables (trois pour les denrées périssables) et permet au titulaire du droit de justifier des mesures conservatoires ou d’engager une procédure civile ou pénale.

En cas d’accord du détenteur et du titulaire du droit, les marchandises peuvent être détruites sous contrôle douanier.

Sanctions de la contrefaçon de marque

Sanctions civiles

Le titulaire de la marque peut demander au juge d’ordonner la cessation immédiate des actes de contrefaçon. Cette mesure peut être assortie d’une astreinte, c’est-à-dire d’une somme d’argent due par le contrefacteur pour chaque jour de retard dans l’exécution de la décision.

Le titulaire de la marque peut également obtenir réparation de son préjudice par l’octroi de dommages et intérêts. Le montant de l’indemnisation dépendra de l’ampleur du préjudice subi, qui peut inclure le préjudice matériel, moral et la perte de chance.

Le juge peut également ordonner la publication de la décision de justice dans des journaux ou sur des sites internet, aux frais du contrefacteur, afin d’informer le public de la condamnation.

Sanctions pénales

En plus des sanctions civiles, la contrefaçon de marque est également sanctionnée pénalement. L’article L716-10 du CPI prévoit ainsi une peine de 4 ans d’emprisonnement et une amende de 400 000 euros pour la contrefaçon de marque. Les sanctions pénales peuvent être aggravées en cas de récidive ou si les faits sont commis en bande organisée.

Le juge pénal peut ordonner la confiscation des produits contrefaisants, ainsi que des matériels et instruments ayant servi à leur fabrication ou à leur diffusion.

En cas de condamnation pour contrefaçon de marque, le juge peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ayant servi à la commission des faits.

Elément pratique de la procédure de l’action en contrefaçon de marque

La saisie-contrefaçon

Comme indiqué précédemment, avant d’introduire une action en contrefaçon de marque, le titulaire de la marque peut solliciter auprès du président du tribunal judiciaire une autorisation de saisie-contrefaçon. Cette mesure conservatoire permet de recueillir des preuves de la contrefaçon et d’évaluer l’ampleur du préjudice.

L’assignation en justice

L’action en contrefaçon de marque est introduite par une assignation devant le tribunal judiciaire qui est compétent en matière de propriété intellectuelle. L’assignation doit contenir l’exposé des faits, les demandes du titulaire de la marque et les moyens de preuve.

La procédure de l’action en contrefaçon de marque est contradictoire, c’est-à-dire que les parties ont la possibilité de présenter leurs arguments et leurs preuves. Le juge peut également ordonner des mesures d’instruction, telles que des expertises, des auditions ou des enquêtes. À l’issue de l’instruction, le juge rendra sa décision, qui pourra faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel.

Conclusion

L’action en contrefaçon permet de sanctionner les atteintes portées à la marque et de réparer le préjudice subi par le titulaire. Toutefois, la complexité de cette procédure nécessite le recours à un Avocat en propriété intellectuelle pour vous accompagner et vous aider à protéger au mieux votre marque.

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